Registrei minha Marca, tenho Exclusividade? Depente. Entenda as limitações por ter uma Marca Fraca.

No direito raramente a resposta para uma determinada pergunta é precisa como nas ciências exatas. Na enorme maioria, as questões são relativas e passíveis de discussão e o registro de marca não fica de fora disso.

Existem basicamente 3 tipos de marcas registráveis, as Evocativas/Sugestivas, as Arbitrárias e as Fantasiosas, sendo que o grau de proteção delas aumenta da primeira para a última.

As marcas Evocativas/Sugestivas são aquelas que as expressões utilizadas na marcas fazem íntima relação com o produto ou serviço comercializado, porém, possuem um certo grau de distintividade que as permite serem registradas e não incorrerem na vedação prevista no inc. VI do Art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe o registro de marcas com sinal genérico, necessário, comum, etc. São exemplos de marcas Evocativas: Casa do Pão de Queijo; Netshoes; Burguer King; Petz.

As marcas Arbitrárias por sua vez são aquelas constituídas por expressões que existem no dicionário, ainda que em outro idioma, mas são empregadas em ramos completamente dissociados do significado da expressão. Ex: Gol (Expressão relacionada à esportes mas empresa inserida no ramo de aviação); Apple (Expressão relacionada à fruta, mas empresa do ramo de Software e Hardware); Subway (Expressão relacionada à transporte de pessoas, mas empresa inserida no ramo de alimentação); Piracanjuba (Expressão que designa o nome de um peixe, mas a marca está inserida no segmento de laticínios)

E por fim temos as marcas Fantasiosas, as que são verdadeiros neologismos, tendo sido inventadas por seus titulares. São exemplos: Skype; Oskley; Häagen-Dazs; Sagatiba.

Neste cenário, as marcas Evocativas/Sugestivas se apresentam como marcas fracas, cuja linha entre ter alguma distintividade e ser genérica é tênue. Marcas como estas até 2016 eram concedidas com o chamado “Apostilamento”, espaço no certificado de registro onde o examinador limitava a amplitude do registro. Nos certificados eram escritos as seguintes frases: “SEM EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS”; “SEM EXCLUSIVIDADE DO TERMO “X” ISOLADAMENTE”; “PROTEÇÃO CONFERIDA NO CONJUNTO (ELEMENTO FIGURATIVO + NOMINATIVO)”.

Uma marca registrada com o apostilamento “sem exclusividade dos elementos nominativos” significa que esta foi registrada em sua apresentação mista (nominativa + figurativa), e que somente os seus elementos figurativos serão protegidos. Pegamos como exemplo a marca a seguir:

Neste caso o INPI concedeu exclusividade apenas aos elementos visuais (figurativos) da marca, de modo que as expressões nominativas “CASA DO PÃO DE QUEIJO” podem ser utilizadas por terceiros, desde que utilizem apresentações visuais distintas.

Claro que com certo tempo de uso e reconhecimento do mercado, não seria viável que um terceiro reproduza por completo o nome da marca do exemplo acima, porém, estará livre para usar a expressão “CASA DO”, ou “PÃO DE QUEIJO” aliadas à outras expressões.

Após 2016 o supracitado apostilamento deixou de existir, porém, as limitações existentes em uma marca fraca não. Ao invés do examinador do INPI indicar as limitações, estas passaram então a ser verificadas caso a caso no âmbito judicial. Demonstraremos a seguir um julgado que envolve essa questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - USO INDEVIDO DE MARCA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - REGRA DE EXCLUSIVIDADE - MITIGAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, “marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro”. (AgRg no REsp 1236353/SC). (TJMG - Apelação Cível 1.0188.12.010656-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 20/09/2018)

• Então se a marca é fraca, nem vale a pena registrar, correto? – Errado!

Acontece que o principal motivo pelo qual um empreendedor deve buscar o registro, não é para impedir terceiros de usarem o mesmo nome, mas sim de NÃO SER IMPEDIDO por terceiros de utilizar sua marca. “No fim do dia”, quem leva a melhor entre uma empresa com sua marca registrada, e outra sem registro, é obviamente a primeira.

Além desse ponto, com o registro de uma marca Mista, ainda que não seja conferida exclusividade nos elementos nominativos, você ainda terá a proteção da sua logo, de modo que caso um terceiro a reproduza ou imite, ainda que com nome completamente distinto, você terá pleno direito de obrigá-lo a alterar sua identidade visual para que distancie da sua marca.

Concluindo, por mais que uma grande parcela dos empreendedores desavisados gostem de marcas genéricas, uma vez que estas são claras ao designar o tipo de produto ou serviço ofertado, podendo até ser boas do ponto de vista comercial, estas marcas acabam abrindo mão da proteção jurídica, o que ao meu ver, pode ser um “tiro que sai pela culatra”.